Gibson Dunn

Le 11 juin 2021, le Second Circuit a rendu sa décision dans 1-800 Contacts, Inc. v. FTC,[1] un appel d’un litige administratif intenté par la Federal Trade Commission contre 1-800 Contacts. La décision, qui a rejeté l’affirmation de la FTC selon laquelle plusieurs règlements de marques par 1-800 Contacts violaient les lois antitrust, a conclu que les accords de règlement de marques en cause étaient  » typiques  » et proconcurrentiels, et fournit des orientations cruciales pour les parties envisageant de régler des différends en matière de marques. La décision a également des implications plus larges pour les plaintes antitrust impliquant l’application des droits de propriété intellectuelle et servira probablement de précédent important dans de tels cas. Du point de vue du fond des marques, la décision confirme également que la loi sur l’utilisation des marques d’une autre partie comme mots-clés des moteurs de recherche reste  » en suspens « .

Le cas de la FTC contre les contacts 1-800

L’affaire de la FTC a contesté treize accords que 1-800 Contacts avait signés avec des concurrents pour régler des plaintes pour contrefaçon de marque où elle alléguait que les publicités en ligne de ces concurrents portaient atteinte aux marques de 1-800 Contacts.[2] Les règlements restreignaient l’utilisation par les concurrents de la publicité liée aux recherches en les obligeant (1) à s’abstenir d’enchérir sur les marques de 1-800 Contacts dans les enchères sur les moteurs de recherche, et (2) à enchérir de manière affirmative sur des mots clés négatifs qui empêcheraient l’affichage de leurs annonces. lorsqu’un consommateur a recherché une marque de commerce 1-800 Contacts. La FTC a allégué que ces accords restreignaient la concurrence en violation de l’article 5 de la loi FTC parce qu’ils  » empêchent[ed] [1-800 Contacts’] concurrents de diffuser des publicités qui auraient informé les consommateurs que les mêmes lentilles de contact étaient disponibles à un prix inférieur auprès d’autres détaillants en ligne « , et réduit la  » concurrence des prix dans les enchères de publicité de recherche « .[3] Un juge administratif (ALJ) a confirmé le cas de la FTC et la Commission a confirmé la décision de l’ALJ, qualifiant les accords en question de  » intrinsèquement suspects  » en vertu des lois antitrust.[4]

La décision du deuxième circuit

1-800 Contacts a fait appel de la décision de la Commission auprès du deuxième circuit, et la cour d’appel a infirmé. Dans un premier temps, le tribunal a convenu avec la FTC que les règlements sur les marques de commerce ne sont pas catégoriquement à l’abri d’un examen antitrust.[5] Conformément à FTC c. Actavis,[6] le Second Circuit a estimé que les règlements sur les marques peuvent, dans certaines circonstances, violer les lois antitrust. Mais le tribunal a rejeté la qualification par la Commission des règlements sur les marques de commerce comme  » intrinsèquement suspects  » et son application d’une analyse tronquée de la règle de la raison.[7] Étant donné que les règlements sur les marques ont des  » justifications proconcurrentielles reconnaissables  » et n’ont pas  » été largement condamnés  » par les tribunaux, le tribunal a estimé que l’application de l’approche complète de la règle de la raison était nécessaire.[8]

Le tribunal a estimé que 1-800 Contacts avait démontré que ses règlements avaient des justifications proconcurrentielles. Le tribunal a estimé que « [t]la protection de [1-800 Contacts’] les intérêts de la marque constituent une justification proconcurrentielle valable « ,[9] que  » les accords visant à protéger les intérêts des marques sont  » communs et privilégiés en vertu de la loi  »  » et que les tribunaux  » devraient  » présumer  » que les accords de règlement des marques sont proconcurrentiels « .[10] En réponse à l’affirmation de la FTC selon laquelle ces justifications proconcurrentielles ne justifiaient pas les restrictions dans les règlements parce que ces avantages pouvaient être obtenus par une  » alternative moins restrictive « , le tribunal a adopté une vision très étroite de cette doctrine. Dans un langage déférent envers les parties au règlement, le tribunal a estimé que  » ce qui est  » raisonnablement nécessaire  »  » pour obtenir les avantages proconcurrentiels de la protection d’un intérêt de marque  » est susceptible d’être déterminé par les concurrents au cours des négociations de règlement « .[11] Le tribunal a ensuite conclu que l’alternative proposée par la FTC – une  » exigence de divulgation  » – ne s’était pas révélée être une alternative moins restrictive parce que, entre autres, la FTC n’avait pas abordé les difficultés pratiques de sa proposition, par exemple, comment l’exigence de divulgation pourrait-elle être appliqué.[12] En conséquence, le tribunal a estimé que l’alternative proposée par la FTC pourrait ne pas être aussi efficace pour promouvoir la « capacité des parties à protéger et à faire respecter leurs marques ».[13] Le tribunal a donc conclu que la FTC n’avait pas démontré que les accords de règlement violaient les lois antitrust et a ordonné le rejet de l’affaire de la FTC.

Implications pratiques pour les règlements relatifs aux marques

La décision 1-800 Contacts a de nombreuses implications pratiques pour les parties cherchant à régler des litiges en matière de marques et à protéger autrement leurs intérêts en matière de marques. La décision fournit des indications très utiles sur la manière dont les entreprises peuvent régler les litiges en matière de marques avec un risque antitrust minimal, mais les entreprises doivent continuer à prendre soin de prendre en compte les préoccupations antitrust lors de l’élaboration de tels règlements. Bien que le tribunal ait rejeté l’affaire de la FTC contre 1-800 Contacts, il a constaté que les règlements sur les marques peuvent soulever des problèmes antitrust dans certaines circonstances. Dans l’ensemble, il y a plusieurs points clés à retenir de la décision, notamment  :

  • La décision du deuxième circuit comprend un langage qui fait preuve de déférence envers les parties qui règlent les litiges en matière de marques. En conséquence, la FTC et les plaignants privés seront confrontés à des obstacles importants s’ils tentent d’intenter de nouvelles affaires antitrust contestant des règlements sur les marques. Notamment, un défendeur dans une procédure administrative de la FTC peut faire appel d’une décision défavorable dans tout circuit dans lequel le défendeur exerce ses activités,[14] ce qui signifie que la décision du deuxième circuit établira effectivement la norme juridique pour toute future action administrative de la FTC
  • Bien que le deuxième circuit n’ait pas expressément défini les situations dans lesquelles un règlement sur une marque pourrait soulever un plus grand risque antitrust, il a mentionné un accord conclu  » sous la contrainte  »  » entre des parties ayant un pouvoir de négociation inégal  » comme exemple potentiel de cas où un règlement sur une marque pourrait être droit à une moindre déférence dans une contestation antitrust.[15]
  • Le tribunal a également laissé ouverte la possibilité que l’exigence selon laquelle les concurrents utilisent des mots clés négatifs pourrait être plus risquée que les accords de ne pas enchérir sur les marques de l’autre. Le tribunal a déclaré qu’il n’avait  » aucune raison d’examiner  » la question de savoir si l’exigence d’utiliser des mots clés négatifs allait  » au-delà de toute allégation légitime de contrefaçon de marque  » parce que la FTC n’avait pas conclu d’effets anticoncurrentiels spécifiques à  » cet aspect étroit de les accords de règlement.[16]
  • Le tribunal a déclaré que le bien-fondé des réclamations relatives aux marques de commerce qui ont conduit aux accords de règlement dans l’affaire 1-800 Contacts n’était  » pas réglé « .[17] Bien que la décision globale du tribunal implique que les tribunaux hésiteront à remettre en question le bien-fondé d’une réclamation que les parties ont choisi de régler, les demandeurs antitrust agressifs continueront probablement à faire valoir qu’un niveau de déférence inférieur devrait s’appliquer si les réclamations relatives aux marques de commerce sont extrêmement faibles
  • Le raisonnement de la décision semble également s’étendre aux accords entre concurrents qui ne découlent pas d’un litige en cours pour contrefaçon de marque. Alors que la FTC avait fait valoir que l’un des accords était particulièrement suspect parce que l’accord des parties de limiter leurs offres sur les termes de la marque n’était pas fondé sur une allégation de contrefaçon, le tribunal a estimé que la FTC n’avait pas offert de  » preuve directe différenciant  » cet accord. des autres et que le tribunal n’avait pas besoin de le faire dans sa décision parce que  » la protection des marques est une justification proconcurrentielle valable pour les restrictions « .[18]

Compte tenu du risque que les régulateurs ou les plaignants privés continuent de poursuivre des réclamations similaires, il reste crucial pour les entreprises qui envisagent de régler les litiges en matière de marques avec des restrictions sur la publicité par recherche d’analyser le risque antitrust de tels accords.

Implications plus larges pour d’autres types d’application et de règlements de PI

La décision a également des implications importantes pour les affaires non liées aux marques. Le tribunal a conclu, comme indiqué, que la protection de ses droits de propriété intellectuelle constitue un intérêt commercial légitime qui peut justifier des restrictions à la conduite d’une partie présumée contrevenante dans un accord de règlement. Bien que la décision souligne les caractéristiques uniques des marques, son raisonnement est susceptible de s’appliquer, au moins dans une certaine mesure, aux réclamations antitrust contestant le règlement d’autres types de litiges en matière de propriété intellectuelle. Par exemple, nous nous attendons à ce que cette décision soit citée par des parties dans des affaires antitrust sur la base de prétendus accords de règlement de paiement inversé dans l’industrie pharmaceutique. De même, l’interprétation étroite donnée par le tribunal de la doctrine de  » l’alternative moins restrictive  » est probablement également applicable en dehors du contexte des marques de commerce. Pour que cette doctrine s’applique, le tribunal a exigé du demandeur qu’il fasse plus que simplement spéculer sur des alternatives potentiellement moins restrictives  : le plaignant  » doit montrer plus que la simple possibilité  » d’une alternative moins restrictive.[19] Et le tribunal a également déclaré qu’aucune alternative proposée ne ferait l’affaire – l’alternative proposée doit être pratique à appliquer, ainsi que  » sensiblement moins restrictive  » que l’arrangement contesté.[20]

Enfin, la décision dans 1-800 Contacts rappelle également qu’à une époque où les commentateurs encouragent une application antitrust plus agressive et novatrice, la magistrature fédérale reste l’arbitre ultime de la politique antitrust fédérale. Les responsables de l’application de la loi qui cherchent à étendre la portée de la loi antitrust américaine doivent faire plus que déposer de nouvelles affaires – ils doivent également prouver leurs cas avec des faits concrets devant un tribunal.

* L’associé de Gibson Dunn, Howard S. Hogan, a servi de témoin expert pour 1-800 Contacts dans cette affaire et a exprimé l’opinion que les accords de règlement en cause étaient des règlements de marque standard, car les tribunaux continuent de déterminer les limites des réclamations de marque découlant de la utilisation de marques comme mots-clés des moteurs de recherche.

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[1] — F. 2021 WL 2385274 (2d Cir. 11 juin 2021).

[2] Identifiant. à *2-3.

[3] Identifiant. à 3.

[4] Identifiant.

[5] Identifiant. à 4 heures.

[6] 570 États-Unis 136 (2013).

[7] 1-800 Contacts, 2021 WL 2385274, au *7. Le cadre  » intrinsèquement suspect  » est également connu sous le nom d' » analyse abrégée de la règle de la raison  » ou d’approche  » à coup d’œil « . Identifiant. à *6 (citant Cal. Dental Ass’n v. FTC, 526 U.S. 756, 770 (1999)).

[8] Identifiant. à 7 heures.

[9] Identifiant. à 9h.

[10] Identifiant. à *9 (en citant d’abord Clorox, 117 F.3d à 55 ; puis en citant id. à 60).

[11] Identifiant. à *10 (citant United States v. Brown Univ. 5 F.3d 658, 679 (3d Cir. 1993)).

[12] Identifiant. à 11 heures.

[13] Identifiant. Le groupe spécial a également conclu que la FTC n’avait pas fourni de preuve  » directe  » d’effets anticoncurrentiels. Identifiant. à 8.

[14] 15 U.S.C. § 45(c).

[15] 1-800 Contacts, 2021 WL 2385274, au *10 n.14.

[16] Identifiant. au *11 n.17.

[17] Identifiant. au *9 n.13.

[18] Identifiant. au *9 n.12.

[19] Identifiant. à *11 (c’est nous qui soulignons).

[20] Identifiant. (citant Phillip E. Areeda & Herbert Hovenkamp, ​​Antitrust Law : An Analysis of Antitrust Principles and Their Application ¶ 1502 (3e et 4e éd. 2019 Cum. Supp. 2010-2018)).

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